Pre-appealを行うか否か
• Pre-appeal conferenceをリクエストすることを検討すべき場合
以下の場合、一部または全ての拒絶理由が該当する場合
不適切で根拠がない
事実的または法的な誤りに基づいている
Pre-Appealに適した主張の例
– 引用された文献が、実際には先行技術に該当しない
– 発明の主体が明らかに引用文献を適用できるものではない
– クレームの要素が、引用された技術に明らかに存在しない
– 112(a)拒絶に反して、開示における支持が明らかに存在する
– 103拒絶において、合理的な根拠が示されていない
– 103拒絶の根拠に対して証拠が提示されていない
Appealがより適している場合
拒絶理由が一応の証拠（prima facie case）を示しており、さらに証拠や、請求項の解釈、または適用された技術に対する他の証拠が必要である場合
Notice of Appealを提出:
特許出願人
35 U.S.C. 134(a) 特許出願人 – いずれかの請求項が2回拒絶された特許出願人は、控訴手数料を一度支払うことで、主任審査官の決定に対して特許審判部に控訴することができます。
37 C.F.R. 41.31(a)(1) いずれかの請求項が2回拒絶されたすべての出願人は、§ 41.20(b)(1)に記載されている手数料を伴ってNotice of Appealを提出し、§ 1.134で規定された期間内に回答を行うことで、審査官の決定に対して控訴できます。
Notice of Appealを提出するタイミング
特許出願人
特許出願人は、いずれかの請求項が2回拒絶された場合に控訴通知を提出できます。35 U.S.C. 134(a); 37 C.F.R. 41.31(a)(1)。
控訴される請求項
37 C.F.R. 41.31(c) 控訴が行われると、その控訴は、出願人が修正によって取り下げたものを除き、拒絶されているすべての請求項に対する拒絶から行われたものと推定されます。
Pre-appeal/Appealプラクティスについての詳細は下記をご参照ください。
Patent Trial and Appeal Board (PTAB)への控訴：
控訴を提出した後、新しい証拠や請求項の修正は制限されます。
控訴人は、一般的に控訴理由書においてのみ新しい主張を行うことができ、答弁書に新たな拒絶理由がない限り、答弁書には新しい主張を含めることはできません。
口頭審理を請求でき、その一部は地域事務所で行われます
Patent Trial and Appeal Board (PTAB)については、下記ご参照ください。
2024年10月31日から施行されるUSPTO（米国特許商標庁）の最終規則は、アメリカ発明法（AIA）手続きにおけるPatent Trial and Appeal Board (PTAB)の決定を見直すための正式なプロセスを確立しています。主なポイントは以下の通りです：
長官による審査：当事者は、PTABの決定、例えば審理開始の決定、最終決定、再審理の決定、またはAIA手続きを締めくくるその他の決定について、USPTO長官に審査を要求することができます。また、長官は独自に審査を開始することも可能です（職権による審査）。
要求手続き：長官による審査の要求は、特定のタイミングと形式のルールに従わなければなりません。長官による審査の要求は、パネルによる再審理の要求に代わるものであり、一つの審査オプションのみを追求することを保証します。
委任と上訴：長官は審査プロセスを委任することができ、最終的なPTABの結果に関する決定は連邦巡回控訴裁判所に上訴することができます。ただし、審理開始の決定は上訴の対象ではありません。
透明性：この規則はプロセスの透明性を確保しており、諮問委員会の役割、決定までのタイムライン、および長官による審査要求に関する手続き基準を明確に示しています。
この規則は、United States v. Arthrex, Inc.の判決で強調された、PTABの決定を審査する長官の権限に対応し、PTABの決定における一貫性と透明性を向上させることを目的としています。
詳しくは、下記ご参照ください。
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