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USPTO extends deadline for comments on patent subject matter eligibility guidance update USPTOは、 特許対象となる発明の適格性に関するガイダンス を更新し、特に 人工知能（AI）に関連する発明に焦点を当てました。この更新は2024年7月17日 に発効し、 35 U.S.C. § 101 に基づく審査基準を満たすために、AIなどの新興技術に関連する特許クレームを評価するための明確な指針を提供します。ガイダンスには、AI関連の発明の適格性を判断するための具体例が含まれ、特許法に関する重要な 連邦巡回控訴裁判所 の判決にも言及されています。 このガイダンス更新は、 大統領令14110号 とも調和し、AIの安全で責任ある開発の必要性を強調しています。審査官や関係者が一貫して適用できるよう、適格性ルールを適用するための具体的な例を提供しています。USPTOは、この新しいガイダンスに対するフィードバックを求めており、特にAIなどの重要技術分野での革新を促進するために適格基準をさらに洗練することを目指しています。フィードバックの提出期限は当初 2024年9月16日 に設定されていましたが、延長されました​(USPTO)​。 The USPTO recently updated its Patent Subject Matter Eligibility Guidance , particularly addressing innovations related to artificial intelligence (AI) . This update, effective July 17, 2024 , aims to provide clarity on evaluating patent claims involving emerging technologies like AI, ensuring they meet the standards under 35 U.S.C. § 101 . The guidance highlights how to determine the eligibility of AI-related inventions and references key Federal Circuit  rulings that have influenced this area of patent law. This update also aligns with Executive Order 14110 , which emphasizes the need for secure and responsible AI development. It includes detailed examples to guide examiners and stakeholders in applying the eligibility rules consistently. The USPTO is particularly interested in receiving public feedback on this new guidance to further refine the eligibility criteria, which is essential for fostering innovation in critical tech areas like AI. The deadline for public comments, initially set for September 16, 2024 , has been extended​(USPTO) https://public-inspection.federalregister.gov/2024-21085.pdf

このUSPTOの覚書は、審査官に注意喚起するものです。審査官は、クレームが§ 112(f)を適用するかどうかを判断するために、 3つの基準 を適用する必要があります。（A）クレームが「means」や一般的な代用語を使用しているか、（B）それが機能的な言葉で修飾されているか、そして（C）十分な構造が記載されていないかどうかです。§ 112(f)が適用されるクレームは、明細書に記載された構造、材料、または行為に限定され、狭い解釈を受けます。 覚書は、審査過程において 明確な文書化 が重要であり、これにより出願人、一般公衆、裁判所が審査官の解釈を理解しやすくなることを強調しています。特に コンピュータ実装クレーム では、アルゴリズムの開示が必要です。十分な開示がないクレームは、 § 112(b)に基づいて不明確 と見なされます。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/112f-memo.pdf

米国意匠特許は、製品の視覚的な特性、つまり形状、構成、表面装飾を法的に保護するものです。「製造物品」としての意匠は、新規性、独創性、装飾性が求められます。USPTOの審査官は、意匠の独自の装飾的特徴を評価し、実用的な機能を解決する要素があるかどうかも確認します。また、独立した意匠は別々の出願として提出する必要があります。発明者は、これらの要件を満たすことで、USPTOでの承認確率を高めることができます。経験豊富な知的財産保護弁護士は、 35 U.S.C. 171 に基づく意匠特許の出願をサポートし、発明の保護を強化します。一度保護されれば、競合他社はあなたの意匠を米国内でコピー、製造、配布することができなくなります。以下は、USPTOにおける意匠特許出願の要件に関する詳細です。 1. 新規性と非自明性 最初の要件として、発明は新規かつ非自明である必要があります。新規性を満たすためには、既存の先行技術とは異なり、請求された意匠が新しいものでなければなりません。通常、USPTO審査官は「平均的観察者テスト」を適用し、意匠の新規性を評価します。これは、一般の観察者の目にユニークであることを意味します。また、発明は米国特許法の非自明性の基準も満たす必要があります。新しい意匠が先行技術に対して著しい改良をもたらす場合、非自明と見なされます。弁護士は先行技術の調査を行い、意匠の新規性と非自明性を評価する手助けをしてくれます。 2. 独自の装飾的外観 独自の装飾的外観も、意匠特許出願において重要な要件です。意匠の装飾的特徴は、単なる美的な外観や魅力、芸術的な概念を超えたものでなければなりません。USPTOは、その製品の機能との関連で装飾性を評価します。通常、装飾的な外観は、製造物品の機能的・機械的要件に依存しないものである必要があります。 3. 説明図面と写真 USPTOへの意匠特許出願には、説明図面と写真も必要です。関連する図面や写真は、請求された意匠の視覚的特徴を開示します。公式ガイドラインによれば、意匠のさまざまな視角を強調するために複数のビューが必要です。すべてのスケッチは、黒インクで白紙に描かれ、写真も白黒で提出する必要があります。 4. 形式的な主題の免責事項 形式的な主題の免責事項も、意匠特許出願において重要です。これにより、特許保護を求める意匠の側面を明確にします。初期図面を準備する際には、破線を使用して請求された主題と異なる特徴を強調する必要があります。 5. 書面による意匠の説明 最後に、詳細な書面による説明も重要な要件です。特許出願には、明確なタイトル、申請者名、および関連する請求項が含まれている必要があります。加えて、各図面や写真を説明する補助的な簡単な説明も必要です。これらの説明は、USPTOの審査官が特許可能な側面を理解するのに役立ちます。 これらの要件に従うことで、USPTOでの意匠特許出願がスムーズに進行し、競合から意匠を保護することができます。 米国特許商標庁（USPTO）による コンピュータ生成電子画像（アイコンやGUIを含む）に関連する意匠特許出願の審査に関する補足ガイダンス の要約です。このガイダンスは、コンピュータ生成画像を含む意匠特許請求が 製造物品の要件 （35 U.S.C. 171）を満たしているかどうかを判断する際の指針を提供しています。 主なポイント： 製造物品の要件 : 意匠特許は、製造物品に具現化または適用されたデザインにのみ付与されます。抽象的なデザインや画面上に表示される単なる画像は対象外です。アイコンやGUIは、プログラムされたデバイスの動作に不可欠で、能動的な要素である必要があります。 画像とアイコン/GUIの区別 : 画面上に表示される単なる画像（例：仮想画像）は意匠特許の法定主題とは見なされませんが、アイコンやGUIは、デバイスの機能に不可欠であるため、法定主題と認められます。 用語の明確化 : コンピュータアイコンやGUIに関するタイトルや請求項は、製造物品（例：ディスプレイパネル）を参照する必要があります。「アイコン」や「GUI」だけを指す請求項は不十分であり、具体的な物品（例：「アイコンを備えたディスプレイ画面」）を指定するよう修正が必要です。 適切および不適切な請求項の例 : 「仮想画像」や「アイコン」だけを記述する請求項は拒絶されます。適切な例としては、「アイコンを備えたコンピュータ画面」や「GUIを備えたディスプレイパネル」といった特定の製造物品を指定するタイトルや請求項があります。 図面の要件 : 図面には、製造物品に具現化されたアイコンやGUIが描かれている必要があり、画面を実線または破線で示すことができます。 拒絶および修正 : 製造物品の要件を満たさない請求項は 35 U.S.C. 171 に基づき拒絶され、出願者はタイトルや請求項を修正して要件を満たすようにすることが求められます。 USPTOの職員は、出願者がこれらの問題を修正し、請求項を法的要件に合致させる方法を案内するよう指示されています。 この補足ガイダンスは、デジタルデザインに関する意匠特許の審査を一貫して行うための基準を提供し、出願者が適切な請求を行うのを支援します。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2023-25473.pdf

1. PPHプログラムの概要 米国特許商標庁（USPTO）は2006年7月以降、複数の特許庁と「特許審査ハイウェイ（PPH）」プログラムを導入している。 PPHは、ある特許庁で肯定的な審査結果を得た出願者が、他の庁で迅速な審査を受けられる制度。 OEE（先行審査庁）の審査結果をOLE（後続審査庁）が再利用することで、作業の重複を避け、審査効率を向上させる。 2. PPHプログラムの改善 「MOTTAINAI」プログラムにより、OEEが最初の出願庁である要件が撤廃。 PCT-PPHプログラムにより、PCT（特許協力条約）成果物も含まれるようになった。 PPH2.0プログラムにより、参加申請の要件が簡素化された。 3. グローバルPPHおよびIP5 PPH試行プログラムの目的 異なるPPHプログラムの管理が煩雑化したため、プロセスを合理化する目的でグローバルPPHおよびIP5 PPH試行プログラムが設立された。 USPTOは、両方のプログラムに参加しており、出願者はどちらのプログラムを利用しているか指定する必要がない。 4. USPTOにおける参加申請要件 米国出願は、Global/IP5 PPH参加庁に提出された対応出願と同じ優先日を持つ必要がある。 対応する出願はOEEで特許可能と判断された少なくとも1つの請求項を持つ必要がある。 すべての請求項がOEE出願における特許可能な請求項に対応している必要がある。 審査開始前でなければならない。 5. 必要書類 参加申請書。 OEE出願の特許可能な請求項に対応する請求項対応表。 OEE出願のオフィスアクションの写し（英訳を含む場合あり）。 情報開示陳述書（IDS）。 6. 特別審査手続き 申請が承認されると、出願は優先的に審査される。 不備があれば修正の機会が1度与えられるが、適時に修正されない場合、却下される。 詳しくは、 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/uspto_japanese.pdf

Rule 132宣誓供述書 は、特許審査過程での拒絶理由や異議を克服するために重要な役割を果たします。以下は特許審査中での使用に関する主なポイントです。 拒絶理由の克服 : 特許審査官からの拒絶理由に対して、出願者は Rule 132宣誓供述書 を使用して、拒絶理由に反論するための証拠を提出できます。この宣誓供述書は、例えば 予期しない結果 、 商業的成功 、 長年の未解決問題の解決 などの二次的考慮事項に関する証拠を提示する手段となります。 証拠としての宣誓供述書の重要性 : 特許審査中、単なる弁護士の主張は 証拠として認められず 、実際のデータや事実に基づいた宣誓供述書が必要です。特に、予期しない結果や商業的成功などの主張は、宣誓供述書によって支持される必要があります。 再検討の義務 : 出願者がRule 132宣誓供述書を提出した場合、審査官はその証拠を考慮し、 新たに判断 を行う必要があります。提出された証拠を基に、審査官は特許性について再評価します。 形式的事項と実質的事項の対応 : 宣誓供述書が形式的に不十分である場合、出願者は テクノロジーセンターディレクター に申立てが可能です。実質的な拒絶理由に対する判断は、控訴によってPTAB（特許審判部）で見直しが行われます。 このように、Rule 132宣誓供述書は、特許審査過程において拒絶を克服するための強力な証拠提供手段です。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/declaration_practice_under_37_cfr_1_132_.pdf

USPTO庁費用は、毎２年から４年の間に変更されます。米国特許庁の維持費は連邦税収によるものではなく、全てを特許庁使用者による費用により維持されています。このため、最終決定するにあたり、Public Advisory Committees (PPAC)の意見を収集したうえで決定するプロセスになります。The PPAC consist of citizens of the United States chosen to represent the interests of the diverse users of the USPTO.   USPTOは、２０２３年４月２０日に次回庁費用変更案が開示されました。最終案は、２０２４年秋に発表される予定です。そして、２０２５年１月より施行される予定です。 https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/03/2024-06250/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2025 全体の審査費用は、現在の費用からだいたい５～１０％程度の値上がりを予想しています。 下記の費用は、１０％を超える極端に値上がりしている費用または新規費用となります。   RCE Fee ２回目の費用だけでなく、３回目も新たに費用が上がるよう提案されています。 Request for continued examination (RCE) - 1st request (see 37 CFR 1.114) Large/undiscounted $1,360 $1,500 Request for continued examination (RCE) - 2nd request (see 37 CFR 1.114) Large/undiscounted $2,000 $2,500 Request for continued examination (RCE) - 3rd and subsequent request (see 37 CFR 1.114) Large/undiscounted $2,000 $3,600   Terminal Disclaimerについて、新たに提出時期によって庁費用を変更するよう提案されています。 Terminal disclaimer, filed prior to the first action on the merits Large/undiscounted $170 $200 Terminal disclaimer, filed prior to a final action or allowance Large/undiscounted $170 $500 Terminal disclaimer, filed after final or allowance Large/undiscounted $170 $800 Terminal disclaimer, filed on or after a notice of appeal Large/undiscounted $170 $1,100 Terminal disclaimer, filed in a patented case Large/undiscounted $170 $1,400   AFCP2.0 Pilot Program Feeについて、新規庁費用が発生することを提案しています。 Consideration of AFCP 2.0 request Large/undiscounted n/a $500   上記庁費用変更案に対し、2023年8月14日にPPACの意見収集が発表されています。例えば、AFCP2.0 Pilot ProgramとTerminal disclaimerの値上げについては反対また改善を求める意見が寄せられております。 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uspto.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2FPPAC-Report-on-2023-Fee-Proposal.docx&wdOrigin=BROWSELINK After Final Consideration Pilot (AFCP-a 2.0)： PPACによりますと、USPTOの庁費用の提案には問題があるとしています。 具体的には、庁費用（$500）を払うにもかかわらず、インタビューを実施できる保証がないこと。 このことから、PPACはUSPTOの提案に対し下記の様な改善を要求しています。 a.    インタビューの実施が保証されない限り、庁費用を追加しないこと。 b.    または、インタビューが実施されるまで庁費用が発生しないようにすること。 これらの改善がなされるのであれば、PPACは庁費用追加を支持するとしています。   Terminal Disclaimer PPACは、USPTOの提案について賛成しないとしています。具体的には、ＵＳＰＴＯは、早めのTerminal Disclaimerの提出により、審査コスト削減、審判コスト削減、公に対しより確実性を示すことができること、審査全体を効率よく行うことができること、等をあげています。しかしながら、PPACはこのようなUSPTOの考えにより庁費用を値上げすることに反対しています。 PPACは、庁費用を時期により値上げすることにより、出願人の余地（リソース）を限定し不公平に負担を課しているとしています。そして、出願人に余地を与えることにより、よりよい特許範囲を模索することができるにもかかわらず、出願人に対してプレッシャーを与えることで、費用削減と審査簡略を引き換えに、特許期間を縮めることになるとしています。

ユーティリティ特許を出願する際、最も重要なステップの一つが、明確で実行力のあるクレームを作成することです。よく作成された特許クレームは、発明の範囲を定義し、知的財産を確実に保護します。 クレームには主に2種類あり、 独立クレーム と 従属クレーム です。独立クレームはそれ自体で発明の基本的な要素を定義し、従属クレームは独立クレームにさらに詳細や特定の制限を加えて発展させたものです。 通常、クレームは 前文 、 移行部 、 本文 の3つのパートから成り立ちます。前文は発明の紹介部分であり、発明の範囲を必ずしも限定するものではありません。移行部では「包含する（comprising）」や「から成る（consisting of）」といった用語が使われ、前文と本文をつなぎます。「comprising」は追加の要素も含められる開放的な形式、「consisting of」は列挙された要素に限定する閉じた形式です。本文では、発明の主要な構成要素やステップを説明し、それらがどのように関連しているかを示します。 クレームを作成する際は、発明のユニークな部分に焦点を当てましょう。重要な特徴を具体的に記述し、不要な要素は省略します。広い用語を使用することでバリエーションをカバーしますが、その用語は発明の説明と一致している必要があります。また、用語の一貫性があり、曖昧な表現やサポートされていない機能的な言葉は避けましょう。 最後に、クレームを慎重に見直し、修正しましょう。用語が明細書と一致しているか確認し、従属クレームは発明をさらに詳細に定義しているかチェックしてください。 これらのガイドラインに従うことで、発明をしっかりと保護し、既存の技術との差別化ができる強力な特許クレームを作成できるでしょう。詳しくは下記リンクを参照ください。 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/InventionCon2021WhatsinaPatentClaimWorkshopFinalstakeholders.pdf https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Claim%20drafting.pdf

近年、PCT出願を基礎とする米国国内移行後、USPTOにより 翻訳エラー としてNotification of Missing Requirementsの発行が増加している。考え得る米国特許庁の主張としては、主な原因として以下が挙げられます： 翻訳の不正確さ ：多くの申請者が、非英語の出願書類を英語に翻訳する際に不正確な翻訳を提供しており、特に技術用語や法的なクレームの表現に誤りが見られることが多いです。 翻訳の複雑さ ：特許明細書の翻訳は非常に専門的で、技術的な詳細を誤解なく翻訳する必要があります。多くの国際特許出願が増加する中で、翻訳の質に対する要求が厳しくなっており、USPTOはこれらの誤りを厳格にチェックしています。 法律的影響 ：翻訳エラーは、特許権の範囲や特許の有効性に大きな影響を与える可能性があるため、USPTOはこれに敏感です。誤った翻訳により、特許の保護範囲が不明確になり、特許の拒絶や無効化のリスクが高まるため、正確な翻訳が求められています​。 これらの理由から、USPTOは翻訳エラーに対して「Notification of Missing Requirements」を発行する頻度が増加しており、申請者は翻訳の修正を求められ、その際に$140の対応手数料が発生します。このような厳格な監視は、特許の品質と法的な一貫性を確保するために行われています。詳しくは、 https://www.bitlaw.com/source/mpep/1893-01-d.html しかしながら、最近のNotification of Missing Requirementsの内容を見る限り、翻訳の正確さだけでなく、単に形式的なエラーをチェックしているように感じられます。例えば、日本語の「請求項１」が「Claim 1」と訳されるべきところが「1」とだけ記載されると、翻訳エラーとしてNotice of Missing Requirementsが発行される事例が増えています。 単純なフォーマットの不備や翻訳の些細な誤りを理由に、修正を求められ、その対応のために追加手数料（$140など）を支払わなければならないことは、多くの出願者にとって不公平に感じられるでしょう。このような細かいフォーマットエラーや表記の違いに対する厳格な対応は、実際の翻訳エラーとしての重大な問題とは異なり、単に制度上の規制を厳格に運用することによって、出願者に追加の負担を強いているという見方もできます。 対応策としては、 バイパス出願 （ bypass continuation ）も考慮に入れることができます。バイパス出願は、PCT出願が米国国内移行段階で翻訳エラーや細かいフォーマットエラーが問題となる場合に有効な対応策の一つとして考えられます。バイパス出願は、通常のPCT出願を通さず、 米国独自の継続出願 として処理されるため、翻訳やフォーマットに関連する厳しいチェックを避ける手段として検討されます。ただし、出願費用面でデメリットが生じます。

米国特許商標庁（USPTO）の最新情報は、特許出願者にとって不可欠なリソースです。特に、U.S. Patent Office Updatesの把握は、特許プロセスの理解を深め、効率的な戦略を立てるのに役立ちます。 特許出願（Patent applications）の数が増加する中で、特許審査プロセス（Patent examination process）における変更点や新しい方針についての最新のUSPTO newsは、特許出願の迅速な承認を目指す関係者にとって重要です。特許審査官からのインサイト（Patent examiner insights）は、特許出願の各ステップでの有益なフィードバックを提供し、出願者が成功するための鍵となる情報を得る手助けとなります。 現在の競争が激しい市場環境において、特許訴訟（Patent prosecution）に関する知識は、企業が新しい技術を守るために必要不可欠です。特に、USPTOの最新情報を参照することで、出願者は今後の傾向を予測し、自己の戦略を見直すことが可能となります。このブログを通じて、特許に関する最新情報を継続的に提供し、読者が特許の世界で成功を収める手助けをしていきます。

AIの支援を受けて創出された発明における発明者の決定方法について、審査官や出願者に明確な指針を提供するものです。このガイダンスは、2022年の Thaler v. Vidal 判決を受け、2024年2月13日から施行されます。同判決では、連邦巡回控訴裁判所が発明者は自然人に限られると判断し、Stephen ThalerがAIシステムである DABUS を発明者として特許出願したことが却下されました。 このガイダンスは、AI支援発明が自動的に特許付与の対象外となるわけではないことを確認しています。人間が発明に重要な貢献をした場合、その発明は特許を取得することができますが、AIシステムを発明者として記載することはできません。発明者の決定には、1998年の Pannu v. Iolab 事件に基づく長年の**「重要な貢献テスト」**が引き続き適用されます。 USPTOは、審査手続きに大きな変更はないと予想しています。特定の証拠がない限り、出願に記載された発明者が正しいと推定されます。AIシステムが発明者として記載されている場合、審査官は 35 U.S.C. §§ 101および115 に基づき請求を却下する必要があります。発明者の問題を解決するために、審査官はAIの役割や人間の発明者の貢献に関する情報を要求することがあります。発明者の訂正は 37 CFR 1.48 に基づき審査中に行うことが可能です。 AI使用に関する新たな開示要件は導入されておらず、特許適格性や審査に必要な場合に限り要求されます。**特許審査手続きマニュアル (MPEP)**も、このガイダンスに合わせて更新されます。 詳しくは、 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ai-inventorship-memo.pdf

AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) に基づく先行技術として考慮されないためには、開示が発明者によるものであり、特許出願の有効出願日の1年以内に行われている必要があります。この グレースピリオド例外 を適用するためには、以下の条件が満たされていなければなりません。 タイミング : 開示は特許出願の有効出願日の 1年以内 に行われていること。 発明者による開示 : 開示は 発明者 または 共同発明者 、もしくはそれらから直接または間接的に内容を得た者によって行われたものであること。 追加の著者がいないこと : 開示には、特許出願に記載された発明者と同じ発明者が明確に記載されていなければならない。もし、開示に より多くの著者 が記載されている場合、例外が適用されない限り、それは先行技術として扱われます。 もし開示からそのまま（例えば、著者が発明者と一致している場合） 明らかである なら、追加の証拠は不要です。しかし、明らかでない場合（例: 追加の著者が記載されている場合）、出願人は次の方法で証明できます： 37 CFR 1.130(a) に基づき、開示が例外に該当することを証明する 宣誓書または証明書 を提出する。 オプションとして、審査を迅速化するため、発明者による以前の開示を特定する 声明を特許出願に含める ことができます。 さらに、グレースピリオドの期限が休日に当たる場合、期限は次の営業日まで延長されます。詳しくは、 https://www.bitlaw.com/source/mpep/2153-01-a.html 上記の通り、発明者は公表後1年以内に特許を出願すれば保護を受けられる「グレースピリオド」があります。しかし、いくつかの問題が見落とされがちです。まず、論文の著者が特許出願の発明者と異なる場合、発明者の公表と見なされず、先行技術とされる可能性があります。また、発明の種を公表すると、より広範な属に対する特許請求が制限されることがあります。さらに、海外では公表前に出願しないと特許権を失う場合が多く、注意が必要です。